Реальные шансы и примеры отъёма домена через товарный знак
В этой статье я классифицировал все частые случаи конфликта домена с товарным знаком и описал шансы на победу. Конечно, все будет щедро усыпано примерами, куда же без них. Именно на реальных примерах, а не на теоретических обсуждениях законов будет проще показать суть судебных споров, которые на сегодняшний день уже имеют довольно устоявшуюся практику и позволяют с большой точностью оценить шансы каждой из сторон.
Итак, начнем с самых выигрышных ситуаций для товарного знака.
1) У вас есть товарный знак, а на домене ведется коммерческая деятельность в вашем классе. Здесь сложно не выиграть – достаточно просто собрать доказательства и подать иск. Прямое нарушение вашего права на товарный знак влечет не только отъем домена, но и взыскание компенсации с нарушителя в размере до 5 млн рублей. Здесь даже не важна дата регистрации домена, так как это никак не отменяет самого нарушения вашего приоритетного права на товарный знак.
Хотя и здесь возможны исключения. Вот случай, когда суд отказал владельцу товарного знака, так как ответчик в названии домена и сайта использовал свое фирменное наименование. Несмотря на деятельность в том же классе суд встал на сторону ответчика.
А в этом случае судом было принято решение отобрать домен stopdolgam.ru и передать владельцам товарного знака «Стопдолг». Да, домен использовался для продвижения однородных услуг, но дата его регистрации была раньше, чем товарного знака, поэтому здесь не могло быть недобросовестной регистрации. Да и словосочетание общеупотребительное, поэтому, думаю, ВОИС бы принял решение в пользу ответчика. В России, к сожалению, ко многим нюансам относятся формально и не всегда в доменных спорах применяют положения Парижской конвенции. Кстати, несмотря на проигрыш апелляции домен все еще находится у прежнего владельца и успешно редиректит на него новый сайт. Так что, похоже, борьба за домен еще окончательно не проиграна.
Недавно ВОИС отказал владельцам ТЗ «Капуста» в их притязаниях на домен ekapusta.com, хотя товарный знак имел более ранний приоритет в сравнении с доменом.
Но это скорее уникальные исключения, которых не более 1% от всей массы исков.
2) У вас есть товарный знак, а на домене не ведется коммерческая деятельность в вашем классе. Вот в этом случае уже размахивать товарным знаком не получится – он то защищает вашу деятельность в определенных классах, а если на домене коммерческой деятельности нет, то и ваше право на товарный знак не нарушено. Поэтому здесь в иске обычно апеллируют не к товарному знаку, а к недобросовестной конкуренции. И вот здесь успех иска сильно зависит от способа использования домена. Если он используется недобросовестно, предлагается к продаже, содержит ссылки на конкурентов, вводит в заблуждение или пустует, это все трактуется в пользу истца. Ваши шансы выше 50%. Если на домене информационный сайт, доказать недобросовестное использование будет намного сложнее. Ваши шансы менее 50%.
Шансы возрастают, если вы идете в российский суд, и уменьшаются, если в ВОИС. Вот как Сбербанк не смог отобрать домены sberbank.org и sberbank.biz. Здесь, казалось бы, было все на стороне истца: домены зарегистрированы намного позже товарного знака, который очень известен. Но в ВОИС решили, что домены используются добросовестно, так как на них не оказываются банковские услуги. Да и вообще судья пришел к выводу, что сокращение «сберегательный банк» в мировом масштабе – общеупотребительное словосочетание.
Часто вижу на форумах, как владелец свежеполученного товарного знака сразу, с полной уверенностью в своем праве на все домены мира, вопрошает, в какой суд бежать за доменом. Товарный знак многие воспринимают как индульгенцию на отъем чужого имущества. Но здесь довольно просто можно оценить шансы на победу, если посмотреть на международную и российскую практику. В европейских и российских случаях применяют положения Парижской конвенции и UDPR. Так, для успешного отъема домена надо доказать наступление сразу трех пунктов:
- оспариваемое доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания;
- ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении оспариваемого доменного имени;
- оспариваемое доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.
Причем бремя доказательства лежит на истце. Надо доказать наличие сразу трех пунктов. А в случае с третьим пунктом отдельно – недобросовестную регистрацию и использование. Естественно, если домен зарегистрирован раньше вашего товарного знака, то доказать, что владелец домена зарегистрировал его недобросовестно, очень сложно. Надо доказать, что он знал о вашем товарном знаке и зарегистрировал домен, чтобы помешать вам вести свою деятельность. В российских судах это сделать проще, в международных – практически невозможно. Здесь можно надеяться только на то, что не будет никакой защитной позиции у ответчика.
Если домен зарегистрирован раньше, чем ваш товарный знак, шансы получить его в международном суде менее 1%. Российские суды немного по-другому трактуют недобросовестное использование, поэтому здесь владельцы товарного знака чаще получают желаемый домен.
Важный момент. Если вы сами придумали новое, не существующее ранее слово, то и шансов получить домен больше. Если же вы решили использовать общеупотребимое слово или выражение, скорее всего, у вас возникнут серьезные сложности с доказательством недобросовестности регистрации. Вот, например, довольно известные и старые товарные знаки The Sun и уже упоминаемый Сбербанк не смогли получить домены, которые были зарегистрированы позже, чем их права на товарный знак. В обоих случаях суд счел, что названия доменов являются общеупотребимыми и могут быть использованы в названии доменов без ограничений.
Риски неудачного отъема домена
Как я писал выше, поражение в суде при попытке забрать домен может иметь серьезные последствия для владельца товарного знака. Если дело рассматривала ВОИС и признала, что вы изначально не имели достаточно аргументов в свою пользу, то ваш иск трактуется как злоупотребление правом. Особенно ВОИС не любит, когда пытаются отобрать домен, который старше, чем товарный знак. Обычно в таких случаях выносится решение о том, что ваш иск – это попытка «обратного захвата домена». С таким решением ответчик идет в обычный суд и получает компенсацию. Вот, например, ответчик, отстояв свой домен в ВОИС, взыскал с компании HVAC 40 тыс. долларов за попытку обратного захвата домена.
Кроме потери денег, могут быть еще и репутационные потери, и вероятность полной потери возможности выкупить домен. Например, The SUN после поражения в суде получила х2 к изначальной цене домена. Корпорация Nissan вообще потеряла все шансы получить одноименный домен в зоне com. Кстати, история с nissan.com стала знаковой, если вы еще не читали о ней, я сделал вот здесь подробный разбор. Именно после этой истории международные суды стали жестче относиться к корпорациям, желающим истощить оппонента бесконечными судебными процессами.
Вот свежий случай – appfollow.io решили отобрать у меня домен appfollow.com. Даже несмотря на то, что домен был старше, чем их товарный знак, они решились подать в суд. Естественно и ожидаемо, что ВОИС вынес решение в мою пользу. Теперь они никогда не смогут заполучить домен appfollow.com – в ВОИС нет апелляций, его решения окончательны. Вот вам цена принципиальности и самоуверенности.
Еще один близкий мне случай, в котором я активно помогал отстаивать домен от посягательств, – domovoy.ru. Товарный знак «Домовой» в своем желании получить домен дошел аж до Верховного суда. Были потрачены огромные суммы на полуторагодовую судебную тяжбу, чтобы в итоге потерять возможность получить этот домен. Да, российские суды все активнее перенимают западную практику решения доменных споров и все чаще отказывают владельцам товарных знаков в их притязаниях на домены.
Мало кто понимает, что после поражения в суде вы уже не сможете сказать владельцу домена: «У нас есть товарный знак, но мы не сторонники судебных тяжб, поэтому давайте решим вопрос мирно и взаимовыгодно». Парадокс в том, что часто владельцы товарных знаков проявляют недюжинное упорство и тратят на судебный процесс даже сумму, превышающую стоимость домена.
Я не агитирую выкупать все домены, но считаю, что в суд надо идти тогда, когда ваши шансы на победу хотя бы равны 50%. Ну или если у вас уже не осталось других возможностей получить нужный вам домен. Я призываю просто правильно оценивать свои шансы и не плодить бессмысленные судебные процессы, в которых всегда выигрывают только адвокаты.
У владельца бизнеса мотивация одна – получить желаемый домен без потери времени и денег, у топ-менеджеров часто обратная задача – получить большой проект и бюджет. В качестве примера еще раз приведу случай с доменом nissan.com. Огромная корпорация вынуждена ютиться на nissan-global.com, в то время как nissan.com с посещаемостью в несколько сотен тысяч человек в месяц содержит антирекламу концерна. Изначально владелец nissan.com был готов без шума и пыли продать домен автоконцерну. Но топ-менеджер Карлос Гон решил потратить больше денег на судебный процесс. Почему он принял такое решение, догадаться несложно, если мы вспомним, что в 2018 году тот самый Карлос Гон был арестован за финансовые махинации в концерне «Нисссан».
Appfollow уплатила 1500 долларов пошлины и наняла дорогущего адвоката, хотя всего три года назад я был готов отдать им домен за 2000 долларов. В итоге денег потрачено больше, а домен не получен. Здесь я описал этот случай подробнее. Во время судебного процесса еще и всплыли нестыковки в финансовой отчетности Appfollow. Где-то «потерялись» 269 тыс. евро. Вот здесь вы найдете удивление судьи по этому поводу.
Кстати, после победы в ВОИС владелец доменов sberbank.org и sberbank.biz просто повесил рекламу кредитов от банков. По сути, своим поражением в ВОИС вы полностью теряете контроль над ситуацией и даете полную свободу действий оппоненту. Да, в ВОИС нет апелляций. Это надо помнить перед тем, как идти туда, и трезво оценивать свои шансы на успех.
Бизнес – это когда вы применяете ко всем процессам бизнес-логику – получить желаемый результат при минимальных вложениях. Поэтому наличие товарного знака и желающих ринуться в бой орда придворных юристов не должны затмевать ваш разум. Просто считайте риски.
Источник: vc.ru
